Het Unitair Octrooi en Licenties

Per 1 juni 2023 treedt het nieuwe Europees octrooisysteem in werking. Een grote hervorming in het Europees octrooirecht, waarmee het unitair octrooi (Engels: unitary patent) en het Eengemaakt octrooigerecht (Engels: Unified Patent Court, en afgekort: UPC) in het leven worden geroepen.

De hervorming heeft consequenties voor verschillende overeenkomsten waar de exploitatie van octrooirechten onderwerp van zijn, waaronder licentieovereenkomsten. In dit artikel vertellen wij u daar meer over.

Klassiek Europees systeem

Bij de aanvraag van een klassiek Europees octrooi – en verlening daarvan – valt het octrooi uiteen in een bundel van nationale octrooien. De octrooihouder maakt een keuze in welke landen het octrooi moet gelden en krijgt in dit land een nationale octrooiregistratie. Komt de octrooihouder een inbreukmakende partij tegen, dan maakt de octrooihouder een juridische procedure aanhangig bij de nationale rechter.

Met de komst van het unitair octrooi gaat dit veranderen. De octrooihouder krijgt niet langer een bundel nationale octrooien, maar één unitair octrooi dat geldig is in alle landen die zijn aangesloten bij het UPC-verdrag. Het UPC gaat de rechtszaken met betrekking tot het unitair octrooi (en in gevallen bestaande Europese octrooien) behandelen.

Toepasselijk recht

Onder het regime van het unitair octrooi blijft de mogelijkheid bestaan om in een licentieovereenkomst zelf een rechtskeuze te maken. Er zijn echter een aantal onderwerpen die onderhevig zijn aan het recht dat van toepassing is op het unitair octrooi:

de (juridische) effecten van de licentie
de vraag of de licentie blijft bestaan als het octrooi wordt overgedragen
de rechtsgeldigheid van de licentie

Voor deze onderwerpen is de rechtskeuze dus niet bepalend. Het recht van toepassing wordt bepaald aan de hand van de woonplaats en/of (hoofd)vestiging van aanvrager. Zijn er meerdere octrooihouders? Dan wordt gekeken welke partij als eerste op de aanvrage staat vermeld. Indien aanvrager geen (hoofd)vestiging heeft in een van de aangesloten lidstaten, en ook niet op het moment van indiening van de octrooiaanvrage, dan is Duits recht van toepassing.

Het is belangrijk om de licentieovereenkomsten hierop na te lezen en te controleren of ander recht, dan de rechtskeuze in de licentieovereenkomst, invloed heeft op de afspraken tussen de octrooi- en licentiehouder(s).

Opt-out

De octrooihouder van een klassiek bestaand Europees octrooi heeft de optie om een verzoek tot opt-out in te dienen. Een dergelijk verzoek moet zijn gedaan voor een actie bij de UPC is gestart. Anders is de octrooihouder gebonden aan de UPC. Er geldt een sunrise periode van 3 maanden voor de start van de UPC ter voorkoming dat octrooihouders worden vastgezet. In het geval van meerdere octrooihouders dient het verzoek door alle octrooihouders gezamenlijk te worden gedaan. Is er ook sprake van een Aanvullend Beschermingscertificaat (ABC, en in het Engels afgekort tot: SPC), dan wordt het verzoek ingediend door de octrooihouder(s) en de houder(s) van het ABC.

Een opt-out onttrekt het bestaande Europees octrooi aan de exclusieve jurisdictie van het UPC. Het gevolg hiervan is dat procedures met betrekking tot dit octrooi niet door het UPC wordt behandeld en alleen de nationale gerechten bevoegd zijn. Een dergelijke opt-out geldt in principe voor de levensduur van het EU octrooi, maar kan wel tussentijds worden ingetrokken, voordat een procedure bij de UPC is gestart.

Inbreuk en geldigheid

De exclusieve licentienemer kan zelfstandig voor de UPC procederen als de octrooihouder hiervan van te voren op de hoogte is gebracht. Dit gaat niet op als in een overeenkomst het anders is geregeld. De niet-exclusieve licentienemer is niet toegestaan een procedure bij de UPC ter starten, tenzij dit uitdrukkelijk in de licentieovereenkomst is toegestaan en de octrooihouder hiervan van te voren op de hoogte is gebracht. Indien door een licentienemer een dergelijke procedure is gestart, is de octrooihouder gerechtigd als procespartij deel te nemen aan deze procedure. Zijn er meerdere licentienemers dan is het relevant na te gaan of de collega licentienemers de bevoegdheid hebben bedongen voor de UPC een vordering in te stellen. Dit kan risicovol zijn omdat in een UPC procedure het octrooi in 1 keer van tafel kan worden geveegd. Daarbij geldt dat de geldigheid van het octrooi niet kan worden aangevallen in een procedure waar de octrooihouder geen deel aanneemt. Een partij die de geldigheid van het octrooi voor de UPC rechter wil betwisten zal zelf een UPC procedure tegen de octrooihouder moeten starten.

Onder het regime van het unitair octrooi, kan een exclusieve licentiehouder dus zelfstandig een inbreukactie starten bij het UPC. Dit geldt zowel voor een Europees octrooi als een unitair octrooi. Dit recht kan geblokkeerd worden door hierover een bepaling in de licentieovereenkomst op te nemen of een opt-out te verzoeken. Dit laatste is verstandig omdat op dit moment moeilijk is te overzien hoe in de praktijk de uitleg van de verschillende overeenkomsten zal uitpakken. Het is onduidelijk wat er moet worden verstaan onder een ‘exlusieve’ licentienemer. Geldt dit voor alle verdragsluitende landen of ook voor ‘exclusieve’ afspraken voor een specifieke toepassing van de uitvindingen. Op veel vragen is op dit moment nog geen eenduidig antwoord te geven. Een niet-exclusieve licentiehouder kent het recht om zelfstandig op te treden dus niet automatisch. Partijen kunnen dit wel alsnog regelen in de licentieovereenkomst. De situatie is dus omgekeerd ten aanzien van een exclusieve licentiehouder. De octrooihouder kan zich vervolgens wel altijd voegen in een procedure die is gestart door een licentiehouder. Mochten partijen dat willen uitsluiten, dan zal er voor dit doel een bepaling in de licentieovereenkomst moeten worden opgenomen.

Zoals gezegd op het moment dat een licentiehouder een geschil aanhangig maakt bij het UPC is een opt-out niet langer mogelijk. In het geval er na een opt-out een geschil aanhangig wordt gemaakt bij een nationale rechtbank, dan blijft het octrooi vastzitten in het nationale systeem en zijn dus uitgesloten van de jurisdictie van het UPC.

Overigens kan het aanbieden van een licentie tegen een vergoeding een kostenbesparing van 15% van de kosten opleveren. Het volstaat door bij de inschrijving van het octrooi in het register te kennen te geven dat de octrooihouder openstaat voor licenties. Dit is niet mogelijk als al een exclusieve licentie in het register staat ingeschreven. In het geval de korting wordt herroepen omdat blijkt dat er een exclusieve licentie is verleend, dient het volledige verschil in voordeel te worden terugbetaald.

Vragen?

Bovenstaand geeft kort en samengevat een aantal aandachtspunten weer voor licentieovereenkomsten met de komst van het unitair octrooi. Zou u hier meer over willen weten, en/of wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

Voor meer informatie over het unitair octrooi zie ook onze Unitary Patent & Unitary Patent Court pagina.