Aanvrager positiemerk krijgt geen voet tussen de deur

Auteur: Lars Nysten, Benelux en Europees merken- en modellengemachtigde

In dit artikel lichten we een recente beslissing van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) uit aangaande positiemerken[1]. Met name de uitdagingen die zich kunnen voordoen bij het indienen van dergelijke positiemerken.

Positiemerken bieden aanzienlijke voordelen wanneer men een monopolie wil verkrijgen op de specifieke positionering van een teken op een product. In dit specifieke geval gaat het om een decoratief element op de lip van een schoen (zie links op de foto). Belangrijk om weten is dat énkel de volle lijnen de beschermingsomvang bepalen. De stippellijnen dienen uitsluitend ter verduidelijking van de positie van het merk.

Een dergelijke specificering kan niet worden opgeëist met een beeldmerk of een vormmerk (3D-merk). Daarom had het positiemerk in dit geval de voorkeur. De aanvrager wilde het alleenrecht verkrijgen om deze specifieke versiering op precies die plaats op een schoen te gebruiken

Positiemerken worden doorgaans minder snel geaccepteerd dan woord- of beeldmerken. Bij afwijzing oordeelt men vaak dat het teken onvoldoende onderscheidend is om als merk te dienen. Hierdoor kan de consument de commerciële herkomst van het product niet associëren met de merkhouder. Dit gebeurt vaak omdat het teken te eenvoudig is of te weinig afwijkt van wat gebruikelijk is in de betreffende sector.

De drempel voor afwijking verschilt per sector. Een specifieke versiering op een afvoerpijp kan acceptabel zijn, terwijl dezelfde versiering op een schoen wordt afgewezen door het EUIPO vanwege talloze vergelijkbare voorbeelden in de schoenensector. Dit speelde een rol in de uiteindelijke afwijzing van het merk.

Een voorbeeld van een positiemerk dat wél door het EUIPO werd geaccepteerd, is de positionering van een kroontje op de rechterzijde van een schoen, zoals hieronder weergegeven:

Hoewel men van mening kan zijn dat dit decoratief element minder gebruikelijk is dan de eerder besproken versiering op de lip van de schoen, blijft het bepalen van de drempel een delicate evenwichtsoefening.

Tot slot rijst de vraag waarom de aanvrager niet koos voor bescherming via een geregistreerd Gemeenschapsmodel. Het register bevat namelijk 81 modelrechten op naam van deze houder, waaronder vele voor schoenen. Mogelijk heeft de aanvrager dit wel gedaan, aangezien sommige modellen nog niet zijn gepubliceerd. Zo niet, dan kan het zijn dat het model al werd gepubliceerd voordat modelbescherming werd overwogen, wat de geldigheid van een Gemeenschapsmodel zou hebben uitgesloten.

Hoewel men het oneens kan zijn met het EUIPO, streven zij altijd naar een balans tussen eerlijke concurrentie en het monopoliseren van onderscheidende tekens. Een delicate balans, zo blijkt.

Neem contact met ons op.
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met Lars Nysten.

[1] 26 april 2024, beslissing examinatie divisie EUIPO, EUTM aanvraag nummer 018895734.