A&S start een procedure tegen zichzelf en zorgt ervoor dat het virtuele merk niet kan worden geregistreerd

A&S start een procedure tegen zichzelf en zorgt ervoor dat het merk van haar virtuele tegenhanger in de metaverse niet kan worden geregistreerd.

Heet van de naald! Het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) heeft op 6 februari 2024 een oppositie beslissing uitgevaardigd die verband houdt met virtuele dienstverlening in een virtuele omgeving (metaverse).

Over wat gaat het?

Hoewel er omtrent dit topic al veelvuldig werd gedebatteerd, bleven de praktijkvoorbeelden tot nog toe zeer beperkt. Om hierin verandering te brengen, is Arnold & Siedsma (A&S) erin geslaagd een beslissing los te weken bij het BOIP over de vergelijking van reële en virtuele diensten, door zelf een oppositieprocedure in te stellen tegen zijn eigen merkaanvraag. Het bedrijf heeft al geruime tijd merkbescherming voor het aanbieden van juridische dienstverlening (in de reële wereld), maar heeft recent een nieuwe merkaanvraag ingediend voor entertainment diensten in een virtuele omgeving. Het doel om zélf op te treden tegen deze aanvraag was om het Bureau zich te laten buigen over de aan- of afwezigheid van soortgelijkheid tussen deze diensten. Met andere woorden, is er sprake van een mogelijke overlap waardoor het publiek zou kunnen denken dat de diensten afkomstig zijn van eenzelfde of economisch verbonden onderneming?

Concreet strekt de vergelijking zich uit over enerzijds entertainment diensten, namelijk het indienen van virtuele merkaanvragen in een virtuele omgeving in klasse 41 (de aangevraagde diensten) en anderzijds diensten van octrooi-, merken- en modellengemachtigden in klasse 45 (de diensten waarvoor het oudere merk geregistreerd is). Deze laatste groep omvat uiteraard eveneens het indienen van merkaanvragen.

Of Arnold & Siedsma als IE-dienstverlener ook werkelijk van zinnens was een pionier te worden in de metaverse laten we in het midden. Wat wél vaststaat is dat het aangevraagde merk voor virtuele diensten werd afgewezen op grond van verwarringsgevaar (art. 2.2ter(1)(b) BVIE). Het Bureau vermeldt duidelijk dat de diensten in beide gevallen betrekking hebben op hetzelfde onderwerp, namelijk merkaanvragen, en dat het relevante publiek kan overlappen.

Gemiste kans?

Hoewel vaststaat dat deze diensten volgens het BBIE niet geheel verschillend zijn, heerst er naar onze mening een zeker gevoel van terughoudendheid wat dit deel van de beslissing betreft[1]. Een meer uitvoerige bespreking van de relevante parameters waaronder het relevante publiek, de complementariteit en het concurrerende karakter van de diensten zou boeiende materie geweest zijn ter discussie onder merkengemachtigden.

Verder is er enige nuance aan de orde, aangezien beslist werd dat de diensten slechts in lage mate overeenstemmend zijn. Het feit dat de tekens identiek zijn en de toekenning van een zekere reputatie aan het oudere merk dienen dus niet uit het oog verloren te worden. Al deze aspecten worden immers in de schaal gegooid om te bepalen of er sprake is van verwarringsgevaar. De vraag is dus of deze beslissing ook had standgehouden ingeval de tekens een beduidend lagere mate van overeenstemming zouden vertonen.

Arnold & Siedsma heeft in deze procedure alleszins twee courante invalshoeken uitgelicht ter verdediging van de aan- of afwezigheid van soortgelijkheid door in de rol van zowel opposant als verweerder te kruipen.

Enerzijds is het immers verdedigbaar dat diensten in de reële wereld en de virtuele wereld vergelijkbaar zouden zijn, omdat de lijn tussen beiden stilaan aan het vervagen is. Het is in die zin niet ondenkbaar dat dienstverlening in de reële wereld uitgebreid zou worden naar een virtuele omgeving om eenzelfde doel te bereiken. Een voorbeeld is het aanbieden van verzamelkaarten die zowel in fysieke vorm als in virtuele vorm worden aangeboden, in beide gevallen met als hoofddoel het verzamelen ervan.

Anderzijds kan beargumenteerd worden dat het doel van de dienstverlening in de reële wereld en de virtuele wereld compleet verschillend is. Een bedrijf dat diensten aanbiedt in de reële wereld en een bedrijf dat gespecialiseerd is in entertainment diensten richten zich immers niet per definitie tot dezelfde consument. Denk bijvoorbeeld aan de vergelijking tussen een farmaceutisch bedrijf in de reële wereld dat geneesmiddelen aanbiedt ter verbetering van de gezondheidstoestand van fysieke personen en een tweede bedrijf dat in de virtuele wereld geneesmiddelen aanbiedt aan virtuele avatars voor entertainment doeleinden.

Conclusie

Of men het nu eens is met deze beslissing of niet, de groeiende populariteit van de metaverse zorgt ervoor dat het intellectueel eigendomsrecht onophoudelijk blijft evolueren.

Laat ons hopen dat huidige beslissing aangedikt wordt met nog veel meer rechtspraak die de metaversiële debatten stilaan richting realiteit duwen. Hoe prikkelend en vernieuwend het leven door een VR-bril namelijk ook is, toch blijft de ongefilterde blik door onze eigen ogen nog steeds de meest heldere.

[1] BOIP oppositiebeslissing nr. 2018585, 6 februari 2024, Arnold & Siedsma v. Arnold & Siedsma, punt 31.