13 oktober 2016
Artikel, Nieuws

Victor Victoria: reprise op merkengebied

Herinnert u zich de musical Victor Victoria nog uit de jaren tachtig van de vorige eeuw? Uiteindelijk was er een happy end. Hier is de reprise op merkengebied, maar een happy end ontbreekt.

In 2009 werd door het Duitse bedrijf Victor International GmbH een Europese aanvrage ingediend voor het merk Victor voor o.a. kleding. Twee Spaanse individuen, Gregorio O. Jiménez en Maria L.C.B. Guibert, hadden samen een merkinschrijving in Spanje voor een gestileerd merk Victoria. Op basis van deze oudere Spaanse inschrijving werd oppositie ingediend tegen de Europese aanvrage van het merk Victor. Omdat een Europees recht zich over de hele EU uitstrekt, kan een bezwaar (oppositie) gebaseerd zijn op een ouder recht in een enkel land van de EU.

victoria-1.png
De oudere Spaanse inschrijving betrof een inschrijving uit 1989, waardoor er een gebruiksplicht bestond. De wetgever heeft immers bepaald dat als je een nieuw merk inschrijft, je vijf jaren de tijd krijgt om gebruik aan te vangen. Na vijf jaar zijn de merkrechten alleen tegen derden in te roepen als je het merk op normale wijze gebruikt. Wanneer op basis van een merk van meer dan vijf jaar oud oppositie ingediend wordt, heeft de partij die de nieuwe merkaanvrage heeft ingediend het recht om bewijs van gebruik te vragen. Als het oudere merk namelijk niet in gebruik is, kan er geen recht ingeroepen worden.

In deze zaak werd derhalve ook om bewijs van gebruik gevraagd. en de Spaanse opposant leverde facturen, labels, catalogi en advertentiemateriaal. Op grond hiervan oordeelde zowel de Oppositie Afdeling als de Beroepsafdeling van het Europese Merkenbureau dat aan de gebruiksplicht voldaan was en dat er een gevaar voor verwarring bestond. Beide concludeerden op basis hiervan dan ook dat de oppositie toegewezen moest worden.

Een verder beroep binnen het Europese Merkenbureau is niet mogelijk, maar indien men de mening toegedaan is dat het Europese Merkenbureau een verkeerde beslissing genomen heeft, is beroep mogelijk bij het Algemene Gerecht. De Duitse aanvraagster heeft dit beroep aangetekend en daarbij in het bijzonder gesteld dat het Europese Merkenbureau het bewijs van gebruik niet had mogen accepteren, omdat het oudere merk Victoria altijd met een beeldelement gebruikt wordt. Uit de diverse ingediende materialen bleek dat Victoria op de volgende manieren gebruikt werd:

victoria2-1.png

victoria3-1.png

victoria4-1.png

victoria5-1.png

Er werd nu door aanvraagster gesteld dat het merk niet gebruikt werd op de manier zoals het ingeschreven was en dat de additionele figuratieve elementen en de kleuren het onderscheidend vermogen van het merk wijzigde. Dit zou in het bijzonder het geval zijn omdat het hier een ‘zwak’ merk betrof en omdat termen als ‘victoria’ en ‘victory’ veel zouden voorkomen in de branche van kleding en schoeisel.

Het Gerecht concludeerde echter dat de aanvullende figuratieve elementen en zelfs de woordelementen slechts een decoratieve aard hadden en dat Victoria helemaal geen zwak merk was. Het gerecht oordeelde dat een gebruikelijke voornaam als merk kan optreden en in staat is de bron van de waren te onderscheiden van die van derden.

Aanvraagster kwam nog met een hele rits van bezwaren, die allemaal door het Gerecht terzijde geschoven werden. Uit het gebruiksmateriaal bleek gebruik voor schoenen. Zo werd door aanvraagster beargumenteerd dat niet altijd het merk Victoria op de schoenen te zien was. Het Gerecht stelde echter dat het bij schoeisel niet ongebruikelijk is dat het merk op een foto niet te zien is, omdat het in de binnenzool of op de onderkant aangebracht is. Ook het argument dat er geen soortgelijkheid zou bestaan tussen (sport)schoeisel en (sport)kleding werd verworpen. Het gerecht wilde niet accepteren dat sportschoeisel in aparte winkels verkocht wordt. Daarnaast concludeerde het Gerecht dat het gemeenschappelijk aspect een esthetische functie is om het uiterlijk van de relevante consument te tonen. Men stelde: "While it is true that shoes clothe the feet, whereas the goods covered by the mark applied for clothe other parts of the human body, the goods nevertheless have a similar purpose, given that they are manufactured to cover the human body, to hide it, protect it and adorn it".

Het Gerecht ging dus in alle aspecten mee met de beslissingen van de Oppositie Afdeling als de Beroepsafdeling van het Europese Merkenbureau. Aanvraagster kan nog één keer in beroep bij het Europese Hof van Justitie.

Deze beslissing toont dat gebruik van een woordmerk met figuratieve elementen als handhavend gebruik gezien wordt, mits deze figuratieve elementen slechts van decoratieve aard zijn. Op deze manier wordt aan de gebruiksplicht voldaan, maar dit betekent natuurlijk niet dat ook rechten kunnen worden ontleend aan de figuratieve elementen. Aan deze elementen kunnen namelijk alleen rechten worden ontleend indien deze zijn beschermd als merk. Het is dus altijd veilig en verstandig een merk breed te beschermen, met en zonder figuratieve elementen.

Terug