6 september 2016
Artikel, Nieuws

Software & IP: Software octrooieren in de VS en Europa

Vroeger werd er vaak gezegd dat de voorwaarden om octrooi aan te vragen op software ("computergeïmplementeerde uitvindingen") in de VS eenvoudiger waren dan in Europa. Op 19 juni 2014 heeft het Amerikaanse Supreme Court in de zaak Alice vs CLS Bank echter een belangrijk arrest gesproken. In het kort gezegd, moet er sindsdien een twee-stappentoets worden doorlopen, wil een software-uitvinding in de VS octrooieerbaar zijn.

Ten eerste moet worden bepaald of de conclusies in kwestie gericht zijn op een concept dat uitgesloten is van octrooiering. Voorbeelden van dergelijke concepten zijn abstracte ideeën (waaronder bepaalde abstractieniveaus van software soms worden gerekend), natuurwetten en natuurlijke fenomenen. Als de conclusies gericht zijn op zo'n concept, dan moet worden bepaald of de elementen van de conclusie, individueel beschouwd en als geordende combinatie, de aard van de conclusie transformeren tot een toepassing waarvoor octrooi kan worden aangevraagd.

Ten tweede moet worden bepaald of de elementen van de conclusie een inventief concept behelzen, dat voldoende is om het geclaimde abstracte idee te transformeren tot een toepassing waarvoor octrooi kan worden aangevraagd; er moet met behulp van die elementen iets worden verkregen dat "significant meer" is dan een niet toegelaten abstract idee. Met andere woorden moeten er extra kenmerken in de conclusie zitten, die de conclusie doen uitstijgen boven een louter abstract idee en die niet eenvoudigweg claimen om het abstracte idee uit te voeren met een doordeweekse (generieke) computer.

Een eerste voorbeeld van een Amerikaans octrooi dat door deze twee-stappentoets is gesneuveld, volgt uit een beslissing van het Federal Circuit in de zaak Internet Patents vs Active Network op 23 juni 2015. Die betrof het gebruik van conventionele navigatiefunctionaliteit (Forward en Back) van een webbrowser zonder dataverlies in een online toepassing bestaande uit dynamisch gegenereerde webpagina's. Dit was volgens het Federal Circuit materie waarvoor geen octrooi kan worden aangevraagd, omdat het zou gaan om generieke dataverzamelingsstappen in een bepaalde technologische omgeving. Met andere woorden, de conclusies zouden gericht zijn op het abstracte idee om "computer state" (de interne toestand) te behouden, zonder specifieke activiteiten op te noemen om dat doel te bereiken.

Een tweede voorbeeld van een Amerikaans octrooi dat hierdoor is gesneuveld, is de zaak Mortgage Grader vs First Choice Loan Services van 20 januari 2016. Daarin oordeelde het Federal Circuit dat de conclusies gericht waren op systemen en werkwijzen om mensen die willen lenen te helpen om leningen te verkrijgen - het abstracte idee van "anonymous loan shopping" -, omdat de conclusies niets extra opnoemden dan het verzamelen van informatie om een "credit grading" op te stellen om anonymous loan shopping mogelijk te maken, en daaraan slechts generieke computercomponenten toevoegden, zoals een interface, een netwerk en een databank.

Door de twee-stappentoets van de Alice-zaak leek het dat octrooi aanvragen voor software op een eerder toepassingsgericht niveau en onder abstractie van de specifieke implementatiekenmerken moeilijk werd.

Een belangrijke verandering volgt echter uit de zaak Enfish vs Microsoft, van 12 mei 2016. Die betrof twee octrooien gericht op een innovatief logisch model voor een computerdatabank, waarin alle data-entiteiten in een enkele tabel zijn ondergebracht, en waarbij kolomdefinities werden gegeven door rijen in diezelfde tabel, als een "zelf-verwijzende" eigenschap van de databank. Hoewel in eerste instantie (voor het District Court) werd beslist dat het om het abstracte idee van het opslaan, organiseren en ophalen van geheugenwaarden in een logische tabel ging, en de materie dus niet kon worden beschermd, meende het Federal Circuit in tweede instantie toch dat het om een uitvinding ging waarvoor octrooi kon worden aangevraagd.

Het Federal Circuit oordeelde dat de eigenlijke focus van de conclusies een verbetering van computerfunctionaliteit op zich is en niet economische of andere taken waarvoor een computer in zijn gewone hoedanigheid wordt gebruikt. De zelf-verwijzende tabel was hier in feite een specifiek type datastructuur ontworpen om de manier waarop een computer data in zijn geheugen opslaat en ophaalt te verbeteren. Bovendien vond het Federal Circuit het belangrijk dat de octrooien in kwestie specifieke technische bewoordingen bevatten omtrent de kenmerken van die zelf-verwijzende tabel. Tevens oordeelde het Federal Circuit dat de loutere mogelijkheid dat de uitvinding kon worden uitgevoerd op een algemene (general-purpose) computer in plaats van een bijzonder aangepaste machine de conclusies daarom nog niet per se ongeldig maakt.

Samengevat stelt de Enfish-analyse de vraag, of de focus van de conclusies op een specifieke verbetering in de functionering en de mogelijkheden van een computer ligt, of veeleer op een procedé dat in feite een abstract idee is dat wordt uitgevoerd met een computer.

Uit enkele latere beslissingen van het Federal Circuit blijkt min of meer hetzelfde: een conclusie die is gericht op het uitvoeren van een abstract idee met behulp van conventionele of generieke technologie in een gekende omgeving, is niet geldig (in de TLI Communications van 17 mei 2016). Daarentegen is een technologie-gebaseerde oplossing (dus geen abstract idee-gebaseerde oplossing met generieke technologie op conventionele manier toegepast) om een specifiek probleem in een specifieke toepassing op te lossen wel toegelaten (BASCOM Glocal Internet Services vs AT&T Mobility van 27 juni 2016).

Daarmee komt de Amerikaanse octrooipraktijk voor software dichter bij de Europese te liggen. In de Europese octrooipraktijk geldt al jaren dat een conclusie die geen enkel technisch element bevat (bijvoorbeeld een louter economisch idee, of een louter wiskundige bewerking, waarin geen technologische of fysische kenmerken zitten) niet toegelaten wordt. Een conclusie moet in ieder geval minstens een technisch element bevatten en moet daarnaast inventief zijn: een niet voor de hand liggende oplossing vormen voor een technisch probleem.

Terug