30 december 2016
Artikel

Software & IP: Patenttrollen in het UPC landschap

Patenttrollen hebben als voornaamste doel het generen van gelden, bijvoorbeeld door middel van licentiecontracten, op basis van octrooiportefeuilles die veelal verkregen zijn van een andere partij. Afhankelijk van het type patenttrol zal de inwerkingtreding van het UPC verdrag van invloed zijn op de strategie die een dergelijk bedrijf zal hanteren.

Patenttrollen zijn doorgaans kleinere bedrijven of zelfs individuen die een octrooiportefeuille opbouwen met als doel andere bedrijven aan te spreken op octrooi-inbreuk of om licentiecontracten af te dwingen. Dergelijke bedrijven hebben meestal niet het voornemen zelf producten te vervaardigen die zijn gebaseerd op de octrooien die het bedrijf bezit.

Patenttrollen hebben een negatieve reputatie opgebouwd. Ze worden gezien als belemmering voor technologische vooruitgang doordat zij andere bedrijven verlammen door hun agressieve IP houding. Toch is enige nuancering gepast en zijn er verschillende soorten patenttrollen te onderscheiden.

Een bekend voorbeeld van een patenttrol is het bedrijf MOSAID dat een belangrijke rol speelde bij de Microsoft-Nokia transactie. Dit bedrijft koopt octrooiportefeuilles op van bedrijven, bijvoorbeeld als deze niet langer als essentieel worden gezien voor de toekomstige business van het verkopende bedrijf. MOSAID gebruikt deze octrooiportefeuille om licentiecontracten af te dwingen bij partijen die gebruik maken van de geoctrooieerde technologie. Een deel van de zo verkregen licentiegelden vloeien terug naar het bedrijf dat de octrooiportefeuille oorspronkelijk opgebouwd en verkocht heeft. Dergelijke constructies kunnen derhalve winstgevend zijn voor zowel de verkoper van de octrooiportefeuille als de patenttrol. Zo krijgt de verkoper een vergoeding voor de R&D inspanning welke nodig was voor het creëren van de octrooiportefeuille. Aan de andere kant krijgt de patenttrol een vergoeding voor het beheren van de octrooiportefeuille en de kosten voor de handhaving daarvan.

Echter, niet elke patenttrol heeft het hierboven beschreven business model. Sommige patenttrollen richten zich op het verkrijgen van relatief goedkope en minder sterke octrooirechten. Deze rechten worden vervolgens ingezet om door middel van een schikking licentiegelden te verkrijgen van derden, waarbij de licentievergoeding minder is dan de procedurekosten die gepaard zouden gaan met een rechtszaak. In dit soort gevallen is er meestal geen geldstroom terug naar de verkoper van de octrooirechten.

Een ander voorbeeld dat sterk gerelateerd is aan patenttrollen is een business model ontwikkeld door hedge-fund manager Kylie Bass en IP expert Erich Spangenberg. Volgens dit model valt het bedrijf de geldigheid aan van essentiële octrooien van andere bedrijven. Kern van dit business model is dat de koers van het octrooi-houdende bedrijf sterk afhangt van het feit of deze octrooien van kracht zijn of niet. De meest bekende voorbeelden zijn te vinden in de farmaceutische industrie waar het bestaan van octrooien op zogenaamde blockbuster medicijnen de aandelenkoers, alsmede de prijs van het geoctrooieerde blockbuster medicijn, in grote mate bepaalt. Volgens het business model wordt het essentiële octrooi aangevallen en wordt gelijktijdig gespeculeerd op een koersdaling van het octrooi-houdende bedrijf. Indien de aanval op het octrooi succesvol blijkt, en het octrooi bijvoorbeeld vernietigd wordt, zal de koers van het bedrijf sterk dalen en zal de patenttrol hier voordeel uit kunnen halen. Het is niet ondenkbaar dat dit soort business modellen ook zal worden toegepast op andere technologische gebieden, zoals de IT industrie.

Op 14 december jongstleden heeft het Verenigd Koninkrijk het zogenaamde UPC Protocol on Privileges and Immunities getekend. Eerder had het Verenigd Koninkrijk al aangegeven dat zij, ondanks de Brexit, het UPC (Unified Patent Court) verdrag zal ratificeren. De inwerkingtreding van het UPC komt hierdoor steeds dichterbij.

Het UPC biedt voordelen voor de octrooihouder wat betreft de handhaving van zijn octrooirechten. Zo is het mogelijk een verbod te krijgen op het verhandelen, gebruiken en aanbieden van de geoctrooieerde technologie in de bij het UPC verdrag aangesloten landen. Op dit moment zijn dergelijk verboden alleen mogelijk indien de octrooihouder in elk land afzonderlijk een procedure voert. De kosten die gepaard gaan bij een verbod in meerdere landen zullen met de komst van het UPC dus aanzienlijk lager uitvallen. Met de komst van het UPC wordt het dus makkelijker voor een partij, zoals een patenttrol, een verbod af te dwingen voor meerdere landen tegelijk.

Aan de andere kant zorgt de komst van het UPC voor een harmonisatie in de wijze waarop de geldigheid van octrooien wordt beoordeeld. Dit is met name belangrijk voor software-octrooien aangezien de geldigheid van dergelijke octrooien op dit moment anders beoordeeld kan worden in de verschillende Europese jurisdicties. Dit verschaft de patenttrol de mogelijkheid tot forum shopping, het kiezen van de meest gunstige jurisdictie voor het voeren van een procedure.

Op dit moment bestaan er relatief veel software-octrooien waarvan de geldigheid te betwisten valt in het licht van de huidige wetgeving. Het is de verwachting dat het UPC de kansen voor een patenttrol voor het succesvol inzetten van dergelijke octrooien zal verminderen. Daar staat tegenover dat voor sterke octrooien het tegenovergestelde kan gelden. De uitwerking van het UPC verdrag op patenttrollen zal dus sterk afhangen van het business model dat deze bedrijven nastreven.

Na de inwerkingtreding van het UPC is het niet automatisch zo dat het Unified Patent Court exclusieve competentie zal krijgen om te oordelen over Europese octrooien. Zo heeft de octrooihouder gedurende een overgangsperiode de mogelijkheid om aan te geven dat zijn Europese octrooien niet onder de competentie van het UPC dienen te vallen. Dit wordt een opt-out genoemd. Deze beslissing kan in de overgangsperiode weer ongedaan worden gemaakt door middel van een opt-in. Deze optie biedt patenttrollen misschien toch een optie om althans tijdens de overgangsperiode forum shopping te plegen en de vermeend inbreukmaker te confronteren met een omvangrijke, complexe, en dure procedure teneinde een licentie af te dwingen.

Terug