Geen roze luchten in zicht

Autuer: Lars Nysten, Benelux- en Europees merken- en modellengemachtigde

T-Mobile (Deutsche Telekom AG) heeft recent drie Benelux-kleurmerken verloren die bescherming boden voor de kleur Magenta in verband met telecommunicatiediensten.

De drie nietigverklaringsprocedures werden namens de Nederlandse eiser Lebara B.V. aangespannen tegen drie sterk verwante kleurmerken, voornamelijk op grond van een gebrek aan onderscheidend vermogen.

In de Benelux worden kleurmerken doorgaans op die grond geweigerd, omdat ze van nature niet in staat worden geacht de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Indien een aanvrager echter kan aantonen dat een merk door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen, kan het merk alsnog worden geregistreerd. De lat om verworven onderscheidend vermogen aan te tonen ligt echter zeer hoog, omdat bewijs moet worden geleverd over het hele Benelux-gebied. In de praktijk blijkt het vaak lastig voldoende bewijs te leveren, wat opnieuw wordt bevestigd door de drie onderhavige zaken.

Lebara stelde dat het door T-Mobile ingediende bewijs onvoldoende was om te voldoen aan de voorwaarden voor verworven onderscheidend vermogen door gebruik. Ten eerste strekte het bewijs zich niet uit tot alle lidstaten; het ging voornamelijk over Nederland en landen buiten de Benelux, terwijl deze laatste irrelevant zijn. Ten tweede had het bewijs niet betrekking op alle geregistreerde diensten, zoals “verhuur- of ontwerpdiensten”. Ten derde was de geregistreerde kleur gebruikt in een vorm die afweek van de geregistreerde vorm, wat het onderscheidend vermogen van het merk zou hebben beïnvloed. Ten slotte stelde Lebara dat de door de verdediger ingediende marktonderzoeken onbetrouwbaar waren, omdat respondenten de commerciële oorsprong hadden kunnen raden.

Op 23 augustus 2024 heeft het Bureau de beslissingen genomen in het voordeel van Lebara en alle drie de Benelux-kleurmerken nietig verklaard. Hoewel het Bureau bevestigt dat T-Mobile een van de grootste telecomaanbieders ter wereld is en substantieel bewijs in alle zaken heeft ingediend, lijkt T-Mobile in België en Luxemburg niet actief als telecomprovider op de consumentenmarkt. Dit maakt verworven onderscheidend vermogen volgens het Bureau minder waarschijnlijk. Hoewel het bewijs met betrekking tot Nederland substantieel was, toonde het niet voldoende aan dat het Benelux-publiek als geheel het kleurmerk als merk herkent.

Het Bureau benadrukte expliciet dat de resultaten van het marktonderzoek in Nederland niet kunnen worden geëxtrapoleerd naar België en Luxemburg, aangezien de omstandigheden en het gebruik in deze twee landen duidelijk verschillen.

Tot slot moet worden opgemerkt dat T-Mobile nog steeds een EU-merkregistratie bezit voor dezelfde Magenta-kleur, die ook de Benelux omvat. Tegen dit merk zijn echter talrijke nietigverklaringsprocedures ingesteld, waarvan er op dit moment nog twee in behandeling zijn. Dit betekent dat ook dit EU-merk nog kan worden nietig verklaard. Dit brengt uiteraard de EU-brede merkbescherming van T-Mobile in gevaar en kan mogelijk leiden tot het ontbreken van bescherming voor de kleur zelf in de Benelux.

Naderen we het einde van T-Mobile’s monopolie op het Magenta-kleurmerk voor telecommunicatiediensten in de Benelux?