8 januari 2019
Nieuws

Verrassende beslissing inzake het Beats beeldmerk houdt geen stand

De Oppositieafdeling van het Europese Merkenbureau (EUIPO) heeft een beslissing genomen die menigeen moeilijk kon plaatsen. In beroep is de zaak rechtgezet.

Het Spaanse bedrijf Disashop, S.L. heeft in 2015 een Europese merkaanvrage ingediend voor onderstaand beeldmerk.

Disashop.png

De aanvrage was ingediend voor waren en diensten in de klassen 9 (o.a. apparaten voor het opnemen, het overbrengen en het weergeven van geluid of beeld), 35 (o.a. bedrijfsvoering, zakelijke administratie, marktonderzoek, export) en 38 (o.a. telecommunicatie diensten, met name mobiele telefonie, uitzending van radio- en televisieprogramma's).

Vervolgens heeft Beats Electronics, LLC (hierna ‘Beats’) oppositie ingediend. De oppositie was gebaseerd op de artikelen 8(1)(b) en 8(5) van de Europese Merkenverordening. Artikel 8(1)(b) heeft betrekking op overeenstemmende merken voor soortgelijke waren, terwijl artikel 8(5) betrekking heeft op extra bescherming voor bekende merken. De oppositie was gebaseerd op twee oudere Europese merken:   

Beats-1.png                  Beats-2.png

          Merk 1                                     Merk 2

Merk 1 was door Beats vastgelegd voor waren en diensten in de klassen 9 (o.a. audio- en videotoestellen, waaronder audiospelers, videospelers, mediaspelers, draagbare mediaspelers), 38 (o.a. verschaffing van onlinemededelingenborden op het gebied van media, muziek, video, film, boeken en televisie voor de overbrenging van boodschappen tussen gebruikers) en 41 (o.a. verschaffing van liveamusement en vooraf opgenomen amusement, te weten livemuziekoptredens door muziekgroepen en dj's). Merk 2 dekte dezelfde producten en ook nog klasse 42 (o.a. het aanbieden van een interactieve onlinenetwerkwebsite, via elektronische communicatienetwerken).                

De zaak kwam voor de Oppositieafdeling van het Europese Merkenbureau (EUIPO) en zij kwamen tot de nogal verrassende conclusie dat de gemiddelde consument de merken als niet overeenstemmend zou ervaren. Daarnaast werd gesteld dat de waren deels wel en deels niet soortgelijk zouden zijn. Het beroep op artikel 8(5) faalde ook, want de Oppositieafdeling stelde dat Beats onvoldoende getoond zou hebben dat haar merken bekend zouden zijn. Kortom, de oppositie werd afgewezen.

Beats is tegen deze beslissing in beroep gegaan bij de Beroepsafdeling van het Europese Merkenbureau en deze kwam tot een heel andere conclusie. In het bijzonder bij het vergelijken van de merken, concludeerde men dat er duidelijke overeenkomsten zijn. Zo hebben de merken een identieke opbouw en structuur en ook een zeer soortgelijke wijze van uitbeelding en stilering. Omdat merk 1 geen bepaalde kleur heeft, strekt de bescherming zich uit tot kleurcombinaties, waaronder ook rood en wit. Bij merk 2 is de overeenstemming nog veel duidelijker, zo stelde de Beroepsafdeling.

De Beroepsafdeling ging nog wat dieper op de overeenstemming in. Zo vond men dat het verschil ligt in het feit dat bij de oudere merken de verticale lijn aan de linkerkant wordt geplaatst en in de buitenste cirkel stroomt, terwijl in het betwiste teken deze aan de rechterkant wordt geplaatst en niet in de buitenste cirkel vloeit. De verschillen zijn echter relatief gering in vergelijking met hun overeenkomsten. Zowel de Beats merken als het betwiste merk worden vrijwel identiek weergegeven, zodat de indruk van een zekere symmetrie gewekt wordt, en ook dit wordt als een overeenstemming gezien.

Natuurlijk keek men ook naar de verschillen en stelde dat, hoewel uiteraard ook rekening moet worden gehouden met de verschillen, deze onvoldoende zijn om de hoge visuele gelijkenis, die door de gemeenschappelijke kenmerken wordt gecreëerd, te compenseren. Dit is met name het geval wanneer men bedenkt dat een consument normaal een merk als geheel waarneemt en niet de verschillende details ervan analyseert.

Over het gevaar voor verwarring herinnerde de Beroepsafdeling eraan dat de beoordeling afhangt van verschillende elementen en met name van de herkenbaarheid van het oudere merk op de markt, de associatie die kan worden aangebracht tussen de tekens en ook de mate van overeenstemming waarbij zowel naar de tekens als naar de waren en diensten gekeken moet worden. Er moet een globale beoordeling zijn, rekening houdend met alle factoren die relevant zijn voor de omstandigheden van het geval (Lloyd Schuhfabrik, C-342/97 en Sabel, C-251/95). Hoe meer onderscheidend het oudere merk, hoe groter het gevaar voor verwarring, en merken met een sterk onderscheidend vermogen, hetzij als zodanig, hetzij vanwege de reputatie die zij op de markt genieten, genieten een bredere bescherming dan merken met een kleiner onderscheidend vermogen (Canon, C -39/97).

Op basis van het bovenstaande werd geconcludeerd dat er binnen de betekenis van artikel 8(1)(b) (overeenstemmende merken; soortgelijke waren) een gevaar voor verwarring bij het publiek bestond en de oppositie werd dan ook alsnog geheel toegewezen.

Over artikel 8(5) (bekend merk) heeft de Beroepsafdeling gesteld dat men hier geen oordeel over hoefde te geven, omdat de oppositie al toegewezen was op basis van artikel 8(1)(b).

Deze zaak toont weer eens dat een sterk, onderscheidend merk, een brede bescherming geniet.

Terug