4 juli 2017
Artikel, Nieuws

Mag ontwerper Thaddeus O’Neil zijn naam nog gebruiken van surfgigant O’Neill ?

In 2014, ongeveer een jaar nadat de New-Yorkse ontwerper Thaddeus O’Neil zijn op surf geïnspireerde mannenlijn lanceerde, werd hij op het matje geroepen door het gekende Californische surfmerk O’Neill – nu in handen van het Nederlandse Sisco Textiles N.V. Zij vonden toen dat het Thaddeus O’Neil merk in connectie met kledij en de ’surfstijl’ van de collectie de consumenten in verwarring kon brengen. Alhoewel O’Neill zijn claim liet vallen in 2014, laaide de discussie opnieuw op toen Thaddeus O’Neil recent een aanvraag om zijn woordmerk te registeren indiende bij het USPTO.

Sisco Textiles verzet zich tegen de registratie van dit woordmerk in de US en heeft hiervoor een oppositie ingediend. Sisco argumenteert dat zij reeds naambekendheid opgebouwd hebben met hun O’Neill merk sinds de jaren 50 en dat het merk THADDEUS O’NEIL op een zodanige wijze overeenstemt met hun merk dat de consument kan menen dat beide merken van dezelfde onderneming afkomstig zijn. Daarnaast zou de merknaam THADDEUS O’NEIL ernstige schade toebrengen aan de reputatie van O’NEILL. Thaddeus O’Neil heeft ondertussen uitstel voor het indienen van een verweer aangevraagd. Maar zij zouden in principe kunnen beargumenteren dat hun kledij in exclusieve winkels aangeboden wordt, in een hogere prijsklasse zit, andere distributiekanalen hanteert en een ander publiek voor ogen heeft dan O’Neill en er bijgevolg geen verwarringsgevaar is. Of het USPTO oog heeft voor deze argumenten en het merk van Thaddeus al dan niet overeind blijft is dus nog afwachten.

Het is niet uitzonderlijk in de mode-industrie of in andere sectoren dat ontwerpers hun persoonlijke naam gebruiken als merknaam. Denk maar aan Philips, Mark Jacobs enz. Echter dient er rekening mee gehouden te worden dat het recht om een persoonlijke naam te gebruiken geen vrijgeleide is om die naam in het economisch verkeer te gaan gebruiken. In principe kunnen houders van oudere merkrechten éénieder verbieden om een overeenstemmende merknaam in het economisch verkeer te gebruiken voor overeenstemmende waren of diensten indien er hierdoor verwarringsgevaar bestaat – ook al blijkt dit jouw persoonlijke naam te zijn.

Daarnaast dien je je er ook bewust van te zijn dat als je onder een persoonlijke naam producten op de markt brengt, deze als merk deel uitmaakt van het bedrijfsvermogen. Als later het bedrijf overgekocht wordt, en dus ook de persoonlijke naam, dan zou dit kunnen betekenen dat je moet wegstappen van het gebruik van jouw persoonlijke naam in de markt en het eventuele aanzien dat je hiermee opgebouwd hebt.

Terug