13 december 2017
Artikel, Nieuws

Inbreuk op een nietig octrooi?

Recent was er het grote nieuws dat Apple was veroordeeld tot het betalen van ruim 400 miljoen dollar aan een zeker bedrijf VirnetX voor patentschending. Even doorgraven leert echter dat de vier octrooien waarop Apple inbreuk zou hebben gepleegd ondertussen al door het United States Patent and Trademark Office (USPTO) vernietigd zijn. Hoe kan dit?

Als iemand gedagvaard wordt wegens octrooi-inbreuk zijn er in het algemeen twee verdedigingsstrategieën, die in de meeste gevallen allebei kunnen worden aangewend: a) beargumenteren dat het product of de werkwijze van de vermeende inbreukmaker niet onder de conclusies van het octrooi valt en b) beargumenteren dat het octrooi nooit verleend had mogen worden en dus nietig is.

Stel dat in Nederland de vermeende inbreukmaker gedagvaard wordt dan kan die als eis in reconventie vorderen dat het octrooi nietig verklaard wordt. Als het octrooi inderdaad nietig blijkt kan er namelijk geen sprake zijn van inbreuk. Het kan echter ook voorkomen dat de nietigheid en de inbreuk onafhankelijk van elkaar worden beoordeeld, wat kan leiden tot op het eerste oog vreemde situaties.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een oppositie tegen een octrooi loopt bij het Europees Octrooibureau (EOB) terwijl gelijktijdig een inbreukprocedure aanhangig is in Nederland. Als een rechter alleen over de vermeende inbreuk oordeelt en een product of werkwijze valt inderdaad onder de conclusies van een verleend octrooi, dan zal er een octrooi-inbreuk vastgesteld worden. De inbreukmaker kan veroordeeld worden tot het staken van de verkoop en productie en moet mogelijk een schadevergoeding betalen, zelfs als het EOB in de tussentijd of later tot de conclusie komt dat het octrooi nietig is. Een rechter kan besluiten een inbreukzaak te schorsen tot het EOB tot een beslissing is gekomen (art. 83(4) ROW), maar dit hoeft niet.

Een dergelijke situatie kan ook gebeuren zonder dat er een oppositie is. In Duitsland worden het nietigheidsdeel en het inbreuksdeel van een zaak altijd gesplitst behandeld, de zogenaamde ‘bifurcatie’. Ook in Europa kan het dus gebeuren dat iemand wordt veroordeeld tot staken van inbreuk op een later of tussentijds nietig verklaard octrooi.

Is dat niet heel oneerlijk? Dat valt gelukkig mee. Neem het geval van Apple en VirnetX. De octrooien zijn op dit moment nietig, maar er loopt een beroepszaak die ze weer tot leven zou kunnen brengen. En Apple is in de inbreukszaak ook in beroep gegaan. Als in beroep wordt besloten dat de octrooien terecht nietig zijn verklaard, dan heeft Apple een goede reden om de schadevergoeding aan te vechten. Tot alle beroepszaken zijn besloten kan het nog alle kanten uit.

https://www.theverge.com/2017/10/16/16482568/apple-virnetx-facetime-patent-battle-loss-appeal-planned

https://www.nu.nl/mobiel/4966781/apple-moet-ruim-439-miljoen-dollar-betalen-wegens-patentschending.html

https://www.bloombergquint.com/onweb/2016/09/09/virnetx-plunges-after-patents-deemed-invalid-in-apple-dispute

Terug