2 juli 2020
Artikel

Booking.com toch toegelaten als merk in de VS

Recent is de merknaam BOOKING.COM toch toegelaten om geregistreerd te worden als merknaam in de Verenigde Staten (VS). Het Hooggerechtshof in de VS oordeelde namelijk dat BOOKING.COM geen generieke benaming is waardoor merkbescherming (in beginsel) mogelijk is in de VS.

Het merk BOOKING.COM is in het verleden meermaals aangevraagd voor merkregistratie in de VS, maar die aanvragen werden steeds afgewezen door het United States Patent and Trademark Office (USPTO). Het USTPO is van mening dat booking.com een generieke benaming is voor online diensten voor hotel reserveringen en in beginsel daardoor niet te registreren valt.

Generieke termen, een algemene benaming voor een groep van waren of diensten, kunnen in de VS namelijk per definitie niet worden beschermd. Zelfs wanneer er sprake is van inburgering1 kan een generieke term niet worden ingeschreven als merk. Wanneer een merk echter beschrijvend is, kan het merk wel worden ingeschreven als er sprake is van inburgering.

De naam “booking” voor online diensten voor hotel reserveringen is zonder twijfel een generieke benaming voor dit type diensten. Booking.com is het ook met het USPTO eens dat booking een generieke term is, die dus per definitie niet in aanmerking voor inschrijving komt. Booking.com is echter van mening dat de toevoeging van de suffix “.com” ervoor zorgt dat het hier om een beschrijvende term gaat. Deze beschrijvende term zou dus wel in kunnen burgeren en Booking.com heeft dan ook consumentenonderzoeken overgelegd waaruit blijkt dat 74% van de ondervraagden BOOKING.COM als merk beschouwt. Het merk is dus ingeburgerd volgens Booking.com. Het Nederlandse bedrijf is daarom in beroep gegaan en uiteindelijk in het gelijk gesteld bij de rechtbank.

De USPTO heeft vervolgens hoger beroep aangetekend maar heeft ook in hoger beroep bakzeil gehaald. De USPTO is  van mening dat de combinatie van een generieke term met de suffix “.com” eveneens generiek is en dus geweigerd dient te worden als merknaam. De USPTO is vervolgens dan ook naar het Hooggerechtshof gestapt.

Het Hooggerechtshof heeft nu een einde aan deze onduidelijkheid gemaakt. Het Hooggerechtshof heeft namelijk recent geoordeeld dat BOOKING.COM wel degelijk als merknaam geregistreerd kan worden in de VS. Zij oordeelde dat een combinatie van een generieke term en de suffix “.com”, slechts generiek is voor bepaalde waren of diensten als dit ook zo wordt opgevat door het relevante publiek. Die toets dient voortaan dus wel degelijk gemaakt te worden door het USPTO. In het geval van BOOKING.COM heeft het Hooggerechtshof beslist dat consumenten de term “booking.com” in het algemeen niet opvatten als een algemene aanduiding voor online hotelreserveringen. Nu het Hooggerechtshof heeft geoordeeld dat BOOKING.COM geen generieke term is, kan het merk alsnog worden ingeschreven. Door lagere rechters was immers al vastgesteld dat het merk onderscheidend vermogen door inburgering had verkregen.

Deze beslissing is een goede beslissing voor heel wat online bedrijven die hun diensten aanbieden onder een generieke merknaam in combinatie met een domeinnaam (.com) en merkregistratie wensen in de VS. Echter, dit betekent niet dat zomaar alle merken bestaande uit een generieke term met erachter een extensie, zoals ‘.com’, aanvaard zullen worden als merk op deze grond. De toets of de consument het merk wel degelijk als niet generiek ervaart, dient alsnog uitgevoerd te worden. En het merk mag niet beschrijvend zijn voor de aangeboden waren of diensten – tenzij inburgering wordt aangetoond. In de meeste gevallen zal dus nog steeds inburgering aangetoond moeten worden.

Echter, wel goed is om in gedachten te houden dat de beschermingsomvang van dit type merknamen klein zal zijn. Een merkhouder kan immers niet optreden tegen het gebruik van een generieke term op zichzelf, maar alleen tegen de besproken combinatie van de generieke term en de extensie.

 


[1] Er is sprake van inburgering als een op zich niet onderscheidend merk door langdurig en intensief gebruik alsnog onderscheidend is geworden.

Terug