12 februari 2016
Artikel, Nieuws

Uiterste zorgvuldigheid dringend gewenst

Wie een Europees octrooi wil, krijgt te maken met een heleboel deadlines en termijnen. Zowel voor betalingen als voor het opsturen van stukken. Maar wat gebeurt er eigenlijk als een termijn wordt gemist? Een inventarisatie.

Binnen het Europees Octrooiverdrag (EOV) zijn er bij het missen van een termijn grofweg twee mogelijkheden. Voor een flink aantal - bijvoorbeeld de termijn voor het beantwoorden van een missive (bericht van het Europees Octrooibureau) of het betalen van de Examination fee (de betaling voor het na het nieuwheidsrapport doorgaan met de verleningsprocedure) - bestaat de mogelijkheid tot Further Processing. Hierbij incasseert het Europees Octrooibureau (EOB) een boete en wordt vervolgens twee maanden extra tijd gegeven om de fout te herstellen - no questions asked.

Er zijn echter ook termijnen waarbij geen Further Processing mogelijk is, zoals het aflopen van het prioriteitsjaar en het in beroep gaan tegen een beslissing. Ook uitgesloten is de periode van twee extra maanden voor Further Processing zelf; anders kan een termijn immers eindeloos worden gemist.

All due care
Wat dan als er tóch iets fout gaat? In dat geval heeft het EOV nog een remedie: re-establishment. Als er een goede reden is dat de termijn gemist is, kan het EOB in sommige gevallen met de hand over het hart strijken. Let wel: u kunt niet aankomen met een flauwe smoes als ꞌde hond heeft mijn octrooi opgegetenꞌ. U moet namelijk aantonen dat zowel u als uw octrooigemachtigde vanuit all due care hebben gehandeld (dat u alle zorgvuldigheid hebt betracht en er alles aan hebt gedaan om fouten te voorkomen) en dat er echt sprake is van overmacht.

Als octrooibureau heeft Arnold & Siedsma een uitgebreid systeem voor termijnbewaking (zie ons eerdere artikel over dit onderwerp). Hierdoor is Arnold & Siedsma in staat elke termijn driedubbel te controleren. Dit is natuurlijk vooral omdat we geen termijn willen missen, maar het documenteren ervan is ook belangrijk voor het eventueel kunnen aantonen van all due care.

Volgens de jurisprudentie van het EOB dragen octrooibureaus ook de verantwoordelijkheid om al het mogelijke te doen om instructies van hun klant te krijgen. Dus, mocht u zich ooit hebben geërgerd aan onze reminders: we doen het niet voor niets. Kortom: pas als alle nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen en er tóch iets fout gaat, bestaat de kans om succesvol re-establishment aan te vragen. Wel lijkt het erop dat de houding van het EOB de laatste tijd iets milder wordt.

The IPKat
Het blog The IPKat wees in december jl. op een zaak waarin een octrooi was overgedragen door een Australische octrooihouder, die de octrooigemachtigde expliciet had geïnstrueerd om de jaartaksen niet te betalen en ook geen reminder te sturen. Toen de octrooigemachtigde een brief van het EOB ontving over een niet betaalde taks - waarbij er een periode van zes maanden geldt om de taks alsnog te betalen inclusief boete - had deze de brief naar de Australische agent doorgestuurd, maar verder geen actie ondernomen. Vervolgens was door een fout aan Australische zijde de waarschuwing niet doorgekomen, werd de taks niet binnen de extra periode betaald en verviel het octrooi.

In eerste instantie werd het verzoek van de nieuwe octrooihouder om re-establishment afgewezen, met als argument dat de octrooigemachtigde in die zes maanden meer moeite had moeten doen om achter de status van de aanvraag te komen. In beroep was de Technical Board of Appeal het hier echter niet mee eens. De Board of Appeal gaf hierbij ook aan dat gemachtigden niet verplicht zijn om reminders te sturen naar klanten, die expliciet hebben gevraagd om níet herinnerd te worden. Het octrooi werd daarom alsnog weer tot leven gewekt. Het is te hopen dat deze uitspraak (T 942/12) aanleiding is voor een verschuiving van de praktijk van het EOB naar een iets soepelere houding wat betreft de definitie van all due care.

Terug