29 januari 2016
Artikel, Nieuws

Nieuwe regels productomschrijvingen Europese merkinschrijvingen

Op 15 december 2015 heeft het Europees Parlement de nieuwe Merkenverordening aangenomen. Veel wijzigingen hebben betrekking op de toekomst, zoals verlaagde taksen en afstand van het systeem dat drie klassen in het basistarief begrepen zijn, maar er zijn ook een aantal nieuwe punten opgenomen die betrekking hebben op bestaande Europese merkinschrijvingen. Een belangrijke wijziging, welke betrekking heeft op de productomschrijving van bestaande Europese merkinschrijvingen, zal hieronder uiteengezet worden.

Een merk dient altijd te worden aangevraagd voor de producten waar het voor gebruikt zal worden. Deze producten (waren en diensten) zijn in klassen ondergebracht. Iedere klasse kent een standaard tekst, ook wel de class heading genoemd. Men mag deze class heading gebruiken, maar men kan ook zelf een lijst van producten opstellen. Voor iedere klasse bestaat er een alfabetische lijst van alle mogelijke producten die in die klasse aanvaard worden.

Tot 22 juni 2012 werd algemeen aangenomen dat een inschrijving voor de class heading van een bepaalde klasse alle producten in die klasse omvatte. Zo bestaat de class heading van klasse 15 uit ꞌmuziekinstrumentenꞌ, maar werd voorheen aangenomen dat accessoires zoals ꞌstemvorkenꞌ en ꞌmuziekstandaardsꞌ hier ook onder vielen. Dit zijn immers ook producten die in klasse 15 ondergebracht worden. Op het moment dat het merk voor ꞌstemvorkenꞌ werd gebruikt volstond het om het merk voor ꞌmuziekinstrumentenꞌ in klasse 15 in te dienen.

Ip Translator
Met de uitspraak van het Europese Hof van Justitie in de IP Translator zaak in juni 2012 is hierin verandering gekomen. Het Hof heeft namelijk geoordeeld dat de class headings letterlijk geïnterpreteerd moeten worden en niet langer alle producten in de betreffende klasse beschermen. Stemvorken en muziekstandaards zijn geen instrumenten en vallen dus volgens het Hof niet langer automatisch onder de beschermingsomvang. Deze producten moeten sindsdien specifiek opgenomen worden in de classificatie om onder de beschermingsomvang te vallen.

Lange tijd was het onduidelijk hoe moest worden omgegaan met inschrijvingen die reeds waren ingediend vóór de beslissing in het IP Translator arrest. Men zou kunnen stellen dat deze nog onder het oude regime zouden vallen (alle producten derhalve in die klasse), omdat ze verkregen waren vóór de uitspraak in de IP Translator zaak. Ook zou men kunnen beargumenteren dat deze nieuwe jurisprudentie voor alle bestaande inschrijvingen zou moeten gelden. Met de nieuwe Verordening is aan deze onzekerheid een einde gekomen.

Overgangsperiode
Vanaf 23 september 2016 geldt namelijk ook voor inschrijvingen van vóór het IP Translator arrest dat de class heading in de warenomschrijving letterlijk moet worden genomen. Houders van inschrijvingen die verkregen zijn vóór de zogenaamde class heading krijgen echter tijdens een overgangsperiode van zes maanden de tijd om hun inschrijving aan te passen. Indien tussen 23 maart en 23 september 2016 een verklaring wordt ingediend, met daarin de intentie dat op het moment van aanvragen niet slechts de letterlijke producten in de class heading geclaimd werden maar ook andere producten in dezelfde klasse (en die daarbij noemt), zal de inschrijving ook voor die producten gelden en zal de warenomschrijving met die producten uitgebreid worden. Indien een dergelijke verklaring niet tijdig ingediend wordt, dan zal de inschrijving uitsluitend nog gelden voor de letterlijke bewoordingen in de productomschrijving. De omschrijving ꞌmuziekinstrumentenꞌ dekt dan niet langer ꞌstemvorkenꞌ en ꞌmuziekstandaardsꞌ.

Aandachtspunten
De verklaring lijkt dus een goede oplossing voor het probleem dat met de uitspraak in IP Translator ontstaan is. Er zijn echter wel een paar punten waar op gelet dient te worden. Zo kunnen allereerst alleen producten worden geclaimd die op de alfabetische lijst voor de betreffende klasse voorkomen. Producten die ogenschijnlijk wel onder de class heading lijken te vallen, maar op oudere versies van de alfabetische lijst niet voorkwamen op het moment van inschrijving (bijvoorbeeld de vrij nieuwe dienst ꞌcloud computingꞌ), kunnen bij een ꞌoudeꞌ inschrijving met dit verzoek niet geclaimd worden.

Daarnaast wordt ook de beschermingsomvang enigszins ingeperkt. De toegevoegde producten vallen vanaf de toevoeging onder de beschermingsomvang, maar dit is niet met terugwerkende kracht. De nieuwe warenomschrijving kan niet altijd worden ingeroepen bij mogelijke inbreuk. Wanneer namelijk een derde voor de aanvulling van de warenlijst van bovengenoemde inschrijving een overeenstemmend of identiek merk is gaan gebruiken voor producten die wel op de alfabetische lijst voorkomen, maar die geen inbreuk vormen op grond van de letterlijke betekenis van de eerder geclaimde class heading, kan tegen dit gebruik niet worden opgetreden. Zo omvat de class heading van klasse 41 geen vertaaldiensten en ook geen diensten die hieraan soortgelijk zijn. Als nu aan de class heading van klasse 41 alsnog vertaaldiensten toegevoegd wordt, kan men dus niet optreden tegen een jonger merk voor vertaaldiensten.

Deze stap lijkt dus een beperking van de beschermingsomvang in te houden met wellicht verstrekkende gevolgen. Er is echter een kleine loophole om de beschermingsomvang toch zo breed mogelijk te houden. Tot aan 23 maart 2016 beschouwt het Europese Merkenbureau een class heading nog steeds als alle producten in die klasse. Een warenbeperking is altijd mogelijk. Indien men namelijk vóór 23 maart 2016 de class heading omzet in alle producten behalve één, is er sprake van een warenbeperking en valt men niet onder het regime dat niet opgetreden kan worden tegen een jonger merk, zoals hierboven beschreven.

Heeft u een Europese merkregistratie en twijfelt u of u goed beschermd bent en blijft? Neem dan ruim vóór 23 maart gerust contact met ons op. De merkengemachtigden van Arnold & Siedsma adviseren u graag. Ook kunnen wij u bijstaan bij de tijdige beperking van producten, zodat de beschermingsomvang niet onnodig beperkt wordt.

Terug