15 maart 2016
Artikel, Nieuws

Het nieuwheidsrapport: geen reden tot paniek

Je hebt een mooie uitvinding gedaan en door een octrooigemachtigde een uitgebreide octrooiaanvraag laten schrijven en indienen. Dan komt het nieuwheidsrapport van de verlenende instantie en is het opeens even slikken: in klinische termen staat het er, zwart op wit. Niet nieuw. Niet inventief. Toch is dat zeker geen reden om de handdoek in de ring te gooien.

Een Nederlands of Europees nieuwheidsrapport begint met een pagina waarop de ꞌrelevante documentenꞌ worden genoemd die zijn gevonden, ook wel het search report genoemd. Dit zijn oudere (octrooi)publicaties die de verlenende instantie relevant acht voor de octrooiaanvraag. Dat kunnen er soms veel zijn. Belangrijk bij deze pagina is echter om goed op de linker kolom te letten: daarin wordt aan elk document een letter toegekend. X-documenten kunnen belangrijk zijn voor de nieuwheid van de conclusies. Y-documenten worden vooral gebruikt om een vermeend gebrek aan inventiviteit aan te tonen. Documenten met een andere letter zijn over het algemeen minder belangrijk.

Bij het search report zit ook de zogenoemde ꞌwritten opinionꞌ, waarin de onderzoeker van de verlenende instantie (bijvoorbeeld de examiner van het Europees Octrooibureau) toelicht wat hij van de conclusies van de octrooiaanvraag vindt, gelet op de gevonden documenten. Hierbij richt hij of zij zich vooral op de onafhankelijke conclusies (de hoofdconclusies) van de octrooiaanvraag en vaak zelfs alleen op conclusie 1, waarbij dan wordt opgemerkt dat de bezwaren ꞌmutatis mutandisꞌ ook voor de corresponderende onafhankelijke conclusie(s) in een andere categorie gelden. Aangezien een goede octrooigemachtigde conclusie 1 vaak relatief breed opstelt, is de kans reëel dat conclusie 1 daarbij niet nieuw of in ieder geval niet inventief wordt bevonden.

Een toegewijde examiner geeft ook commentaar op de afhankelijke conclusies. Vaak wordt er echter volstaan met een korte afwijzing in de trant van "The elements of the dependent claims can also be found in the documents cited in het search report". Soms staat er zelfs het streng klinkende "It is not at present apparent which part of the application could serve as basis for a new independent claim of which the subject-matter fulfils the requirements of novelty and inventive step."

Is dit alles reden voor paniek? Allerminst. Als iedereen het bij een dergelijk nieuwheidsrapport op zou geven waren er een stuk minder octrooien verleend. Allereerst is de ꞌWritten Opinionꞌ, de naam zegt het al, een mening: het is geen eindoordeel over de octrooiaanvraag. Een examiner is ook maar een mens en er valt vaak wel een speld te krijgen tussen zijn of haar argumentatie. Het nieuwheidsrapport kan worden gezien als een eerste stap in een onderhandeling om een octrooi te verkrijgen. De examiner is tijdens deze eerste stap vaak (te) kritisch, zodat de aanvrager gedwongen wordt zijn (te) ruime conclusie 1 te beperken. Veelal kan worden teruggevallen op de afhankelijke conclusies (of de octrooitekst) die specifieke oplossingen beschrijven die de cruciale eerste conclusie nieuw en inventief kan maken – mits één en ander goed wordt beargumenteerd.

Een nieuwheidsrapport kan er bijzonder intimiderend uitzien. Soms wordt de indruk gewekt dat er helemaal niets van de octrooiaanvraag te redden valt. Toch is dat vaak niet zo. Een octrooigemachtigde kan u helpen te bepalen waar u bescherming voor zou kunnen krijgen.

Terug