19 mei 2016
Artikel, Nieuws

Goede overdracht van ꞌde intellectuele eigendomsrechtenꞌ van belang

Bij de overgang van een onderneming is het aan te raden goed te kijken naar de verschillende intellectuele eigendomsrechten waarvan de onderneming houder is. De term overdracht van ꞌde intellectuele eigendomsrechtenꞌ dekt namelijk niet goed lading. Voor de verschillende intellectuele eigendomsrechten zijn er in Nederland verschillende vereisten voor de overdracht. Bovendien komen niet alle intellectuele eigendomsrechten in zijn geheel in aanmerking voor overdracht. Het niet goed overdagen van de verschillende intellectuele eigendomsrechten kan vervelende consequenties hebben.

Zo worden de persoonlijkheidsrechten in het auteursrecht niet overdraagbaar geacht. Dit omvat onder andere het recht op naamsvermelding en het recht om wijzigingen aan te brengen. De persoonlijkheidsrechten komen toe aan de maker, ongeacht of het auteursrecht is overgedragen.

Een ander intellectueel eigendomsrecht dat slechts beperkt overdraagbaar is, is het handelsnaamrecht. Een handelsnaam is alleen overdraagbaar in combinatie met de onderneming die onder die naam wordt gedreven. De handelsnaam is niet apart overdraagbaar. Het idee hierachter is dat de naam verbonden is met de onderneming, overdracht van de handelsnaam los van de onderneming leidt tot misleiding van het publiek. Wil een handelsnaam geldig worden overgedragen dan dient dit te gebeuren bij akte en in combinatie met de overgang van (een deel van) de onderneming die onder die handelsnaam wordt gedreven.

Voor verschillende intellectuele eigendomsrechten geldt dat voor derdenwerking van de overdracht deze kenbaar moet zijn aan derden. Zonder inschrijving van de overdracht is de overdracht wel geldig maar heeft deze geen werking jegens derde partijen. Als de verkrijger van het intellectuele eigendomsrecht wil optreden tegen inbreuk dan dient kenbaar te zijn dat deze partij nu de rechthebbende is. Dit gebeurt via het inschrijven van de overdracht in de registers. Het kan ook als de derde op een andere manier werd geacht op de hoogte te zijn van de overdracht. Het vereiste van inschrijving in de registers geldt voor het octrooirecht, het modelrecht (Benelux- en EU-modellen), merkrecht (Benelux- en EU-merken) en kwekersrecht.

Het is daarom aan te raden bij de overgang van een onderneming goed te kijken naar de verschillende intellectuele eigendomsrechten waarvan de onderneming houder is. Deze dienen vervolgens bij akte te worden overgedragen en indien noodzakelijk dient de overdracht te worden aangetekend in de desbetreffende registers.

Onderstaande zaak is een voorbeeld van een zaak waar er niet voldoende aandacht was besteed aan de overdracht van de intellectuele eigendomsrechten. Het betreft een kort geding tussen twee schoenenfabrikanten, De Schoenenfabriek en Filling Pieces. Op de sneaker in geding zouden modelrechten en auteursrechten rusten. De ontwerper heeft deze schoen ontworpen toen hij nog een eenmanszaak dreef. Later heeft hij een besloten vennootschap opgericht, Filling Pieces. Hij heeft een akte van inbreng opgesteld waarin wordt gesproken van “alle overige goederen behorende tot het vermogen van de Onderneming.” Hiermee zou het eigendom van de intellectuele eigendomsrechten worden overgedragen van de eenmanszaak aan de B.V.

De eisen die de wetgever stelt aan een akte van overdracht zijn dat het te leveren goed met voldoende bepaalbaarheid omschreven is. [1] In het algemeen is voldaan aan die eis wanneer de akte gegevens bevat aan de hand waarvan (eventueel achteraf) kan worden vastgesteld om welke goederen het gaat. [2]Op de vraag hoe specifiek die gegevens moeten zijn is geen eenduidig antwoord te geven, het hangt af van de omstandigheden van het geval. Bij de overdracht van sommige goederen is een dergelijke algemene vangnetbepaling voldoende.

In deze zaak geeft de Voorzieningenrechter aan dat dit niet het geval is voor de overdracht van de betreffende intellectuele eigendomsrechten.
Want de ontwerper had ervoor kunnen kiezen het eigendom van de intellectuele eigendomsrechten níet over te dragen aan Filling Pieces, hij had ook een exclusieve licentie kunnen verstrekken. Overdracht van de intellectuele eigendomsrechten was dus niet de enige optie. De Voorzieningenrechter oordeelt dat niet is voldaan aan het bepaalbaarheidsvereiste voor overdracht. Filling Pieces kan in deze procedure niet optreden als houdster van de intellectuele eigendomsrechten. Zij doet nog een beroep op een volmacht die verkregen zou zijn van de rechthebbende maar de Voorzieningenrechter vindt dit niet voldoende onderbouwd. Uiteindelijk geeft zij aan ter zitting een exclusieve licentie te hebben verkregen van de ontwerper en als licentiehouder te kunnen optreden. Dit slaagt wat betreft het modelrecht.

Deze zaak illustreert hoe belangrijk het is om bij de overgang van een onderneming aandacht te besteden aan de overdracht van de verschillende intellectuele eigendomsrechten. In deze zaak liep het voor de eiseres nog goed af doordat er ter plekke een licentie werd verleend maar dit redmiddel zal niet altijd werken.


[1] Artikel 3:84 lid 2 BW.
[2] Zie bijvoorbeeld Hoge Raad 20 september 2002, Mulder v.s. Rabobank, Hoge Raad 3 februari 2012, Dix q.q. v.s. ING.

Terug