10 mei 2016
Artikel, Nieuws

DAVID vs GOLIATH; het belang van merkregistraties voor kleinere ondernemingen

Een interessante zaak tussen een gigant en een kleine onderneming houdt al langere tijd de gemoederen bezig in de UK. Op dit moment loopt de zaak nog in hoger beroep, maar de eerste uitspraak en de eerste ronde bij de Court of Appeal laten zien dat de kleine ondernemer gewapend met een geldige merkregistratie de gigant wel degelijk kan overwinnen.

Wat is er precies aan de hand? Comic Enterprises Ltd. is de eigenaar van diverse comedy clubs in de UK onder de naam The Glee Club. De eerste club werd geopend in 1994 en inmiddels zijn er vestigingen in Birmingham, Cardiff, Nottingham en Oxford. Het logo is in 2001 ingeschreven in het UK Trademark register voor de volgende diensten "Live comedy services; nightclub and cabaret entertainment; music hall services; provision of live and recorded music; dancing; provision of facilities for comedy and music entertainment; production and presentation of live shows and displays and the presentation of sound recordings."

In 2009 is Century Fox begonnen met het uitzenden van de tienerserie "GLEE". Deze serie gaat over het wel en wee van jongeren die lid zijn van de zangclub van een fictieve Amerikaanse middelbare school. De serie is zowel binnen als buiten de VS een groot succes. Voor Comic Enterprises Ltd. had dit succes echter een keerzijde. Zij zagen het bezoekersaantal van de diverse comedy clubs terug lopen, omdat bezoekers meenden dat er een link was met de populaire tienerserie en zich hier niet mee wilden inlaten. Comic Enterprises Ltd. heeft dan ook in 2011 een rechtszaak aangespannen tegen Century Fox op grond van merkinbreuk.

Deze zaak werd door Comic Enterprises Ltd gewonnen. De rechter concludeerde dat er inderdaad sprake was van merkinbreuk. In de eerste ronde van het hoger beroep heeft Century Fox wederom verloren nu de rechter bevestigde dat er sprake was van gevaar voor verwarring. Meer specifiek werden volgens de rechter de diensten "het uitzenden en de distributie van een televisieshow" soortgelijk geacht aan de exploitatie van comedy clubs. Voorstellingen van comedy clubs kunnen immers ook op televisie worden uitgezonden en andersom kunnen televisieshows de basis zijn voor live tours. Door de overeenstemming tussen de merken is volgens de rechter de kans aanwezig dat de consument meent dat de producer van de televisieserie ook economisch gelinkt is aan de comedy clubs.

Century Fox heeft zich niet neergelegd bij deze beslissing en stelt dat deze in strijd is met Europees merkenrecht. De naam van de show zou niet onder het merkenrecht vallen omdat de naam geen teken is welke vatbaar is voor grafische vormgeving en dus niet als merk kan dienen. De stukken zijn ingediend en op korte termijn wordt een beslissing verwacht. Een verplichte naamswijziging van de show zou een miljoenenstrop voor Century Fox betekenen. Daarnaast zijn zij al veroordeeld tot een schadevergoeding van £100.000, welke volgens ingewijden nog flink kan oplopen mochten zij weer verliezen. Financiële schade die voorkomen had kunnen worden door voorafgaand aan de wereldwijde lancering van de show merkonderzoek te laten verrichten. De registratie van Comic Enterprises Ltd was hier zeker naar voren gekomen.

Voor kleine ondernemers zoals Comic Enterprises Ltd toont deze zaak het belang van merkregistratie aan. Met een merkregistratie verkrijgt men het alleenrecht op een merk en kan men zich niet alleen succesvol wapenen tegen derden, maar ook voorkomen dat men als het ware opgeslokt wordt door de giganten in deze wereld die een identiek of overeenstemmend merk gaan gebruiken.

Terug