10 februari 2016
Artikel, Nieuws

Belangrijke wijzigingen nieuwe Europese Merkenverordening

Op 15 december 2015 heeft het Europese Parlement de nieuwe Europese Merkenverordening aangenomen. Deze zal op 23 maart 2016 in werking treden. Met de nieuwe Merkenverordening wordt het merkenstelsel in de Europese Unie gemoderniseerd, met als doel het geheel effectiever, efficiënter en consistenter te maken.

De nieuwe Verordening brengt veel veranderingen mee voor bestaande en toekomstige merkhouders. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen kort voor u op een rij.

Wijziging van definities
Vanaf 23 maart zullen een aantal definities een andere naam krijgen. De officiële benaming van een Europees merk is niet langer ꞌGemeenschapsmerkꞌ maar ꞌmerk van de Europese Unieꞌ (afgekort Uniemerk). Het Europese Merkenbureau draagt niet langer de naam Bureau voor de Harmonisatie van de Interne Markt, maar heet voortaan Bureau voor Intellectuele eigendom van de Europese Unie.

Vatbaar voor grafische voorstelling
Het is met de inwerkingtreding van de nieuwe Verordening niet langer nodig dat merken vatbaar zijn voor grafische voorstelling om voor bescherming in aanmerking te komen. Zo lang merken op een duidelijke en precieze wijze worden omschreven zodat het voor de autoriteiten en het publiek duidelijk is wat er precies geclaimd wordt, kan een merk worden ingeschreven. Natuurlijk moet ook aan overige vereisten, zoals voldoende onderscheidend vermogen, worden voldaan. In theorie wordt het registreren van bijvoorbeeld geurmerken en geluidmerken makkelijker. De vraag is echter of dit soort merken voldoende onderscheidend vermogen bezitten om geaccepteerd te worden, want pas als iedereen een dergelijke geur of geluid als merk herkent, is er sprake van inburgering. Wij verwachten geen grote toename van inschrijvingen voor dit soort merken.

Taksensysteem
Tot nu toe kon voor hetzelfde bedrag een merk in één, twee of drie klassen worden beschermd. Pas vanaf de vierde klasse moest men bijbetalen. Dit gaat veranderen. Het Europese Merkenbureau gaat terug naar een bedrag per klasse. Deze wijziging geldt niet alleen voor nieuwe aanvragen, maar ook bij vernieuwing van bestaande inschrijvingen.

De taksen voor zowel indiening als vernieuwing worden wel verlaagd. De kosten voor het vernieuwen van een Europese merkinschrijving worden in het bijzonder fors verlaagd.

Beschermingsomvang
Vanaf juni 2012 werd met de uitspraak in de IP Translator-zaak niet langer aangenomen dat met de aanduiding van de zogenaamde standaard class heading alle producten in de betreffende klasse geclaimd werden. Dit gold lange tijd echter alleen voor inschrijvingen na de IP Translator uitspraak. Voor oudere inschrijvingen met class headings werd aangenomen dat deze wel alle producten in de betreffende klassen dekten. Met de komst van de nieuwe Verordening is hier een einde aan gekomen. Met een class heading worden nu uitsluitend de letterlijke bewoordingen geclaimd en niet langer alle producten in de betreffende klasse. Voor merkhouders geldt er een overgangsfase van zes maanden waarin zij dit door middel van een verklaring kunnen corrigeren. Indien dit niet tijdig gebeurt, zal de inschrijving vanaf 23 september 2016 alleen gelden voor de letterlijke bewoordingen.

Uitgebreide informatie over dit onderwerp vindt u in het eerder gepubliceerde artikel ꞌNieuwe regels productomschrijvingen Europese merkinschrijvingenꞌ.

Oppositie, doorhaling en nietigheid
In een oppositieprocedure kan bezwaar gemaakt worden tegen de verlening van een merkaanvraag op basis van oudere rechten. De gronden voor het maken van bezwaar zijn met de nieuwe Verordening uitgebreid. Op EU-niveau is bescherming van een geografische aanduiding ook een nieuwe oppositiegrond, maar de meeste toevoegingen zijn verplichte regels voor nationale Merkenbureaus. Zo moet het gemakkelijker worden actie te nemen tegen nationale inschrijvingen. Nu moet een doorhaling of nietigheid door de rechter worden uitgesproken met als gevolg dat dit een tijdrovende en dure procedure is. Nationale Merkenbureaus krijgen zeven jaar de tijd om dit mogelijk te maken.

De termijn voor het indienen van oppositie tegen het Europese deel van een Internationale aanvraag wordt vervroegd. Deze begon pas zes maanden na de publicatie en wordt nu teruggebracht naar één maand na publicatie van de merkaanvraag.

Certificeringsmerken
Tot nu toe was het mogelijk om twee verschillende soorten merken in het Europese register in te schrijven. Naast de ꞌgewoneꞌ merken, die individuele merken worden genoemd, waren er ook collectieve merken die dienen om één of meer gemeenschappelijke kenmerken van waren of diensten van een vereniging van ondernemingen te onderscheiden. Hier ontbrak duidelijk een groep. Soms worden merken gebruikt door eigenschappen van producten te garanderen met één merkhouder en een grote groep van gebruikers. Om deze lacune op te vullen, komt er nu een derde soort bij: het certificeringsmerk. Het certificeringsmerk garandeert dat producten met dit merk aan bepaalde standaarden of karakteristieken voldoen. De houder van de inschrijving moet er dan ook voor zorgdragen dat er gecontroleerd wordt dat deze producten ook daadwerkelijk aan deze standaarden of karakteristieken voldoen. Het gebruiksreglement dat aangeeft wie het merk mag gebruiken, welke kenmerken worden gecertificeerd, hoe de certificeringsinstanties dit moeten testen, hoe toezicht wordt gehouden en welke sancties kunnen volgen, dient ook ingediend te worden bij het Europese Merkenbureau.

Namaakproducten in transit
Namaak kan met de nieuwe Verordening ook doeltreffender worden bestreden. Waar voorheen slechts kon worden opgetreden tegen inbreukmakende producten wanneer deze in de EU in het economisch verkeer gebracht waren of gebracht zouden worden, krijgen merkhouders nu meer mogelijkheden. Zij kunnen nu ook optreden tegen inbreukmakende producten die niet voor de Europese markt of consumenten bestemd zijn, maar die wel de EU binnenkomen door bijvoorbeeld doorvoer, overlading, opslag, vrije zones en tijdelijke invoer, tenzij de importeur kan aantonen dat de merkhouder niet in staat is de verkoop in het land van bestemming tegen te gaan.

Terug