19 mei 2017
Artikel, Nieuws

Google is nog steeds een merk

Een doemscenario is uitgebleven voor zoekbedrijf Google. Het Amerikaanse 9th Circuit Court of Appeals heeft op 16 mei 2017 in Elliott v. Google, Inc., namelijk geoordeeld dat Google nog steeds een geldig merk is en niet tot soortnaam verworden is voor zoekmachinediensten.

Een merk moet onderscheidend vermogen hebben om voor inschrijving, en dus bescherming, in aanmerking te komen. Sommige merken hebben van huis uit onderscheidend vermogen, daar waar andere dit hebben verkregen op basis van intensief gebruik. In dit geval wordt ook wel van inburgering gesproken.

Een voorbeeld van inburgering is het merk iPhone. Het merk iPhone bestaat uit de elementen i en Phone, ofwel een interactieve telefoon. Nadat Apple haar telefoon voor het eerst had gepresenteerd, wist iedereen vrijwel meteen dat deze telefoon iPhone ging heten. Deze aanvankelijk beschrijvende term was dus in extreem korte tijd ingeburgerd en op deze manier een geldig merk geworden. Op basis van deze inburgering kon het merk ook ingeschreven worden.

Merken kunnen echter ook ꞌuitburgerenꞌ. We spreken hier ook wel van verwording tot soortnaam. Hier is sprake van indien een merk in eerste instantie voldoende onderscheidend vermogen had, maar dit na verloop van tijd heeft verloren. De merkhouder heeft dan onvoldoende stappen genomen om te voorkomen dat het merk door het publiek een soortnaam geworden is. Denk hierbij aan aspirine voor pijnstillers, kerosine voor brandstof en trampoline voor springkussens. Oorspronkelijk waren dit allemaal merken, maar deze merken zijn in veel landen verwaterd en worden tegenwoordig als soortnaam gezien.

De meeste mensen denken bij aspirine aan pijnstillers, terwijl nog maar weinig mensen denken aan pijnstillers van de farmaceut Bayer. Bayer is haar merkinschrijving voor aspirine dan ook al in verschillende landen verloren, waaronder in de Verenigde Staten. De Amerikaanse consument ziet aspirine namelijk niet meer als merk maar als soortnaam voor pijnstillers. In Europa heeft Bayer overigens nog steeds verschillende merkinschrijvingen voor aspirine.

Google

In de onderhevige zaak had een Amerikaanse man verschillende domeinnamen vastgelegd, waaronder GoogleDisney.com en GoogleBarackObama.com. De zoekgigant was hier uiteraard niet blij mee en daagde de domeinnaamhouder voor de rechter. De domeinnaamhouder verdedigde zich door te stellen dat Google tot soortnaam is verworden en door het publiek niet langer wordt gezien als merk voor zoekdiensten. Hierbij werd onder andere verwezen naar een tekst van een rapper waarin Google als werkwoord werd gebruikt.

De rechter ging niet mee in het verweer van de domeinnaamhouder en oordeelde dat Google wel degelijk nog steeds een geldig merk voor zoekmachine diensten is. De rechter stelde namelijk dat geen enkele concurrent zijn zoekmachine Google noemt en dat consumenten niet over verschillende Googles spreken, maar over verschillende zoekmachines. Consumenten zien Google dus nog steeds als merk voor zoekmachines en niet als soortnaam voor deze diensten.

Gebruik als merk

Het is natuurlijk een drama voor merkhouders als je merk een soortnaam wordt. Je investeert immers veel in een merk en je wilt absoluut niet dat je concurrenten deze naam ook vrij mogen gebruiken.

Er zijn dan ook verschillende grote bedrijven die hard vechten om te voorkomen dat hun merk tot soortnaam verwordt. Zo publiceerde kopieerbedrijf Xerox een aantal jaar geleden een advertentie met de slagzin When you use "Xerox" the way you use "aspirin," we get a headache. Draagbare spelers van cassettes en cd’s zijn door vele partijen op de markt gebracht, maar Sony heeft er destijds alles aan gedaan om Walkman en Discman niet tot soortnaam te laten verworden.

Het is als merkhouder daarom van belang om je merk op correcte wijze te gebruiken in communicaties naar de buitenwereld. Wanneer een merk is ingeschreven, is het dan ook altijd verstandig om het ® teken te gebruiken om aan te geven dat het om een ingeschreven merk gaat. Het is daarnaast van belang dat het merk altijd als bijvoeglijk naamwoord wordt gebruikt en niet als werkwoord of zelfstandig naamwoord. Dat wil zeggen dat je het merk bij voorkeur door de soortnaam van het product moet laten volgen. Ten slotte is het aan te raden om het merk op een andere manier weer te geven dan de rest van de tekst, bijvoorbeeld in hoofdletters of cursief.

Terug