14 juli 2017
Artikel

De KitKat Break: hoe moeilijk het is onderscheidend vermogen door gebruik te bewijzen

Opnieuw heeft het Zwitserse voedingsmiddelenbedrijf Nestlé een tegenslag moeten verwerken in hun poging om de vorm van de KitKat candybar permanent te monopoliseren door middel van merkbescherming: op 15 december 2016 heeft het Gerecht de beslissing van de Kamer van Beroep van het Europese merkenbureau die de candybarvorm merkbescherming toewees, vernietigd.

De vordering van nietigverklaring, aangevraagd door Mondelez (voorheen Cadbury), werd in eerste instantie door de nietigheidsafdeling toegewezen. Nestlé ging met succes in hoger beroep tegen de beslissing bij de Kamer van Beroep die de beslissing van de nietigheidsafdeling afwees. De Kamer van Beroep stelde dat de bekende candybar door langdurig en intensief gebruik onderscheidend vermogen had verworven. Mondelez ging op haar beurt in hoger beroep tegen deze beslissing en overtuigde het Gerecht de beslissing van de Kamer van Beroep nietig te verklaren.

Verworven onderscheidend vermogen

Een merk moet binnen de hele Europese Unie ingeburgerd zijn om merkbescherming te krijgen. Het gebrek aan inburgering in een deel van de Europese Unie is voldoende om een registratie af te wijzen conform Artikel 7(1)(b) EUTMR. Die laatste is voornamelijk van toepassing op woordmerken. Deze worden vaak om taalkundige redenen in slechts een deel van de Europese Unie als onderscheidend beschouwd. Het is aan de andere kant onwaarschijnlijk dat de vorm van een product in delen van de Europese Unie van meet af aan een onderscheidend vermogen bezit. Vormmerken worden normaal gesproken door consumenten in de hele Europese Unie op dezelfde manier waargenomen. Dit betekent dat een vorm over het algemeen onderscheidend vermogen in de hele EU moet verwerven om in aanmerking te komen voor bescherming.

De beslissing

Op 11 december 2012 concludeerde de tweede Kamer van Beroep van het Europese merkenbureau dat de vorm van de KitKat door langdurig gebruik onderscheidend vermogen had verworven. Nestlé toonde aan dat in 2007 circa 45% van de consumenten in zeven lidstaten de candybar onmiddellijk herkenden als zijnde KitKat. Op dat moment vertegenwoordigden deze zeven lidstaten bijna 90% van de bevolking in de EU. Dit was volgens de Kamer van Beroep voldoende.

Helaas voor Nestlé deelde het Gerecht de mening van de Kamer niet. Zelfs nadat het bewijs aantoonde dat een aanzienlijk deel van de consumenten de vorm van de candybar herkenden, bepaalde het Gerecht dat dat niet voldoende was. In plaats daarvan vindt het Gerecht het relevant te weten of het bewezen is dat binnen de EU een aanzienlijk deel van het relevante publiek het merk ziet als een indicatie van de commerciële herkomst van de waren aangeduid door het merk:

142. Dit criterium is echter onjuist: de relevante vraag is niet of het is aangetoond dat een aanzienlijk deel van het publiek binnen de EU, waarbij alle lidstaten en regio's worden samengevoegd, een merk als indicatie van de commerciële herkomst van de waren aangeduid door het merk zien, maar of het binnen de EU bewezen is dat een aanzienlijk deel van het publiek het merk als een indicatie van de commerciële herkomst van de waren aangeduid door dat merk zien. Een gebrek aan herkenning van het teken als een indicatie van commerciële herkomst in een deel van het territorium van de EU kan niet worden gecompenseerd door een hoger bewustzijnsniveau in andere delen van de EU.

Met andere woorden, het Gerecht oordeelt dat men niet alle lidstaten binnen de EU moet samenvoegen en het bewijs overgelegd voor de EU als geheel niet moet beoordelen om vast te stellen of een aanzienlijk deel van het publiek binnen de EU het merk als een indicatie of commerciële herkomst ziet (een aanzienlijk percentage van de bevolking binnen de EU). In plaats daarvan zou het overgelegde bewijs per lidstaat onderzocht moeten worden, waarbij beoordeeld moet worden of het relevante publiek in elke lidstaat de herkomst van de candybar aan de vorm herkent.

Voldoende bewezen

In de uitspraak van 24 mei 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v OHIM, C-98/11, werd besloten dat het verzamelen van bewijs voor elke individuele lidstaat een onredelijke eis was en dat bewijs van inburgering in kwantitatief opzicht ‘voldoende’ moet zijn. Hoeveel ‘voldoende’ bewijs in kwantitatief opzicht dan is, moet nog worden bepaald. Het Gerecht stelt tot dusver dat er onvoldoende bewijs is van verworven onderscheidend vermogen door gebruik van een merk binnen de hele Europese Unie waar bewijs ontbrak van 12 van de 27 lidstaten (Uitspraak van 21 april 2015, grijs schaakbordpatroon T-360/12) en waar bewijs van 24 van de 28 lidstaten ontbrak (Uitspraak van 16 maart 2016, Työhönvalmennus Valma v OHIM (vorm van speelgoedkist met houten blokken) T-363/15).

In het huidige geval ging het Gerecht mee met de mening van de Kamer van Beroep dat Nestlé met succes had laten zien dat de candybar onderscheidend vermogen had verworven door gebruik in Frankrijk, Italië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Nederland, Denemarken, Zweden, Finland en Oostenrijk. Uit het oordeel van de Kamer van Beroep blijkt dat ten tijde van de aanvraag voor merkbescherming geen bewijs overgelegd was voor de resterende EU-lidstaten, d.w.z voor België, Ierland, Portugal, Griekenland en Luxemburg. Het Gerecht concludeerde dat omdat het niet bewezen is dat het handelsmerk onderscheidend vermogen door gebruik in deze lidstaten heeft verworven, het bewijs niet voldoende is om onderscheidend vermogen in kwantitatief opzicht aan te tonen. De beslissing van de Kamer van Beroep werd nietig verklaard.

Conclusie

De beslissing van het Gerecht bevestigt nogmaals hoe moeilijk het is om een vormmerk in de EU succesvol te registreren en te behouden. Zelfs wanneer bewezen kan worden dat het handelsmerk door een aanzienlijk percentage van publiek gezien wordt als een indicatie van de commerciële herkomst (in het huidige geval bijna 50% van de consumenten in de lidstaten, wat neerkomt op bijna 90% van de bevolking) zijn deze cijfers niet voldoende om onderscheidend vermogen aan te tonen binnen de hele EU. 

Het hoeft niet gezegd te worden dat Nestlé en de tegenpartij Mondelez UK Holdings (voorheen Cadbury) nog niet klaar met elkaar zijn. Nestlé heeft op 15 februari 2017 beroep aangetekend tegen de uitspraak. Hopelijk bepaalt het Hof van Justitie wat ‘voldoende bewezen in kwantitatief opzicht’ precies inhoudt, en krijgen merkhouders en merkgemachtigden meer duidelijkheid over dit onderwerp.

Terug