Choose your language

Toch niet helemaal uitgeput?

3 mei 2017

Er was laatst veel te doen over de benoeming van een nieuwe opperrechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof (Supreme Court). Maar ondertussen hebben de acht andere rechters van dit hof niet stil gezeten. Zo hoorden ze laatst argumenten van de partijen in een zaak over uitputting in het octrooirecht.

Uitputting is de juridische vakterm die wordt gebruikt voor een belangrijke begrenzing van het octrooirecht: als een geoctrooieerd product eenmaal (met toestemming van de octrooihouder) verkocht is, mag je ermee doen wat je wilt, in hetzelfde land tenminste. Bijvoorbeeld uit elkaar halen, repareren, of doorverkopen. In Nederland mag dit van artikel 53(5) ROW en in andere landen zijn er overeenkomstige wetten.

De Verenigde Staten hebben in principe ook een dergelijke regel. Daar staat het echter niet in de wet zelf, maar is het via Common Law doctrine geworden. Common Law stoelt op jurisprudentie. Daarom kan het ook door nieuwe uitspraken worden aangepast – in het bijzonder door uitspraken van het Supreme Court.

Lexmark International is een bedrijf dat printers maakt. Zij hebben het octrooi op cartridges die passen in die printers. Impression Products is een klein bedrijf met als businessmodel lege cartridges – waaronder die van Lexmark – opnieuw te vullen met toner. Lexmark begon een rechtszaak tegen Impression Products vanwege inbreuk op hun octrooi.

Volgens het rechtsprincipe van uitputting lijkt er maar één conclusie mogelijk: na verkoop van de cartridges is het octrooirecht van Lexmark uitgeput en kan Impression Products de door hun gekochte cartridges vullen. Zoals vaker in het Recht is het in de praktijk niet zo zwart-wit, maar zijn er complicaties.

Allereerst zijn er enkele precedenten. Zo besloot het Federal Circuit in 1992 in Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. dat, onder zekere voorwaarden, een octrooihouder post-sale limitations kan opleggen aan kopers van een geoctrooieerd product. Er is dan sprake van een voorwaardelijke verkoop, waarbij bijvoorbeeld kan worden opgelegd dat een product slechts één keer gebruikt mag worden. Lexmark hanteert een dergelijke post-sale limitation: het bedrijf verkoopt cartridges zonder beperkingen, maar geeft korting (op diezelfde cartridges) als je toezegt ze terug te brengen als ze leeg zijn.

Het Federal Circuit bevestigde in het latere Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. dat post-sale limitations onder zekere voorwaarden mogen in de VS. Deze beslissing werd nadien door het Supreme Court teruggedraaid, echter zonder een uitspraak te doen over de geldigheid van Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc. Het is dus niet helemaal duidelijk of zulke post-sale limitations in de VS nu wel of niet geldig zijn. Voor alle duidelijkheid: in Europa (en dus ook Nederland) zijn zulke post-sale limitations op geoctrooieerde producten niet mogelijk.

Dan is er nog een tweede complicatie. De cartridges van Lexmark hebben een chip die het eenmalige gebruik zou moeten garanderen en die óók – analoog aan dvd’s en blu-rays – zorgt voor regiocodering. Een Europese cartridge zou dus in een Amerikaanse printer niet moeten werken. Impression Products omzeilt beide beveiligingen en verkoopt bijvoorbeeld oude Europese cartridges in de VS. Daarmee rijst de tweede vraag: zorgt een verkoop buiten de VS voor uitputting ín de VS? Voor Nederland en Europa is het antwoord op die vraag helder – alleen verkopen binnen Nederland resp. Europa zorgen voor uitputting. In de VS is dit nog geen uitgemaakte zaak.

Bij deze zaak lijkt het waarschijnlijk dat het Supreme Court zich zal uitspreken over beide complicaties. De huidige negen opperrechters zullen moeten bepalen of dergelijke contractuele afspraken de uitputting van het octrooirecht rechtmatig beperken en of een verkoop buiten de VS zorgt voor uitputting van het Amerikaanse octrooirecht. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor Nederlandse bedrijven die in de VS inkopen. Het zou ook kunnen betekenen dat producten die rechtmatig in Nederland of Europa worden verkocht, daarna rechtmatig in de VS kunnen worden verder verhandeld, ook als er in de VS een octrooirecht op zou rusten. De uitspraak wordt in juni van dit jaar verwacht.

Update: op 30 mei kwam er in deze zaak uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof. Deze uitspraak valt op beide punten binnen een strikte interpretatie van uitputting: volgens de rechters kunnen er geen voorwaarden aan uitputting worden gesteld, en zorgt een verkoop in het buitenland óók voor uitputting in de Verenigde Staten. Op dit laatste punt wijkt de nieuwe uitputtingsleer die hierdoor in de VS ontstaat af van Europese uitputting, die alleen door een verkoop in Europa kan worden veroorzaakt.

Opvallend is wel dat de beslissing op het éérste punt unaniem was, maar op het tweede punt niet: het hof baseerde zich op een eerdere copyright-uitspraak, maar rechter Ginsberg vond dat dit gezien het territoriale karakter van het octrooirecht hier niet van toepassing was.   

Meer lezen:

http://www.ipwatchdog.com/2017/03/27/supreme-court-oral-arguments-impression-products-v-lexmark-international/id=80200/

http://www.scotusblog.com/2017/03/argument-analysis-justices-skeptical-categorical-exhaustion-patent-rights/

https://www.supremecourt.gov/oral_arguments/argument_transcripts/2016/15-1189_6468.pdf

Terug
Gratis nieuwsbrief
Schrijf u in voor onze digitale nieuwsbrief en ontvang het laatste nieuws en relevante informatie over intellectuele eigendom.